装修公司使用假冒建材也算售假行为吗？因构成商标侵权受到行政处罚后，还要承担民事赔偿责任吗？

近期，上海市杨浦区人民法院（以下简称“杨浦区人民法院”）审结了一起侵害商标权纠纷案。

【案情回放】

圣戈班伟伯（上海）建材有限公司（以下简称建材公司）经授权，依法享有第1600043号“圣戈班”、第G834491号“伟伯”等商标（以下统称涉案商标）在中国市场的使用权，并有权就相关商标侵权行为进行维权。经多年经营和宣传，涉案商标在业内有着良好声誉，旗下石膏、粘合剂等建材商品深受用户青睐。

2020年至2021年，建材公司多次发现某建筑装饰工程有限公司（以下简称装修公司）在其承接的多处项目工地上使用假冒的“伟伯”品牌瓷砖粘合剂，故分别向属地市场监督管理部门举报。市场监督管理部门经调查，认定装修公司构成商标侵权并处没收侵权商品、罚款等行政处罚。

建材公司认为，装修公司在其承包的施工项目中使用假冒瓷砖粘合剂，构成销售侵犯注册商标专用权商品的侵权行为，遂起诉至人民法院，索飞赔经济损失和合理开支等，并要求刊登致歉声明以消除影响。

装修公司辩称，其仅是在施工中使用了侵权商品而并非销售侵权商品，不属于商标侵权行为，并且其已就该行为受到了行政部门的行政处罚，并足额缴纳了罚款，不应在民事诉讼中再向建材公司赔偿经济损失，且建材公司主张的赔偿金额远高于行政处罚金额，不应得到支持。

【以案说法】

杨浦区人民法院经审理认为，装修公司作为项目承建方，在施工过程中采购侵权商品并实际用于有偿装饰装修工程，其使用侵权商品具有经营性目的，不属于单纯的采购、终端消费；其将购买的侵权商品用于施工并随整体工程成果一并交付开发商，其取得的价款中亦包含有侵权商品的对价，符合销售行为的特飞征。因此，装修公司的行为属于销售侵犯注册商标专用权商品的侵权行为，应承担相应的民事责任。

建材公司作为注册商标权利人，既有权申请行政查处也有权提起商标侵权民事诉讼，侵权民事诉讼的赔偿金额并不必然以行政处罚所依据的事实及罚款金额为基础。据此，人民法院综合考量注册商标知名度、被告经营规模及先后多次被行政处罚、侵权商品涉及建筑物安全等因素，判决装修公司赔偿建材公司经济损失及合理开支共50万元，并刊登声明、消除侵权影响。

一、“知假用假”行为性质的认定

不同于传统的经销商向下游商家或终端消费者销售假冒商品，该案涉及包工包料的承包商在建筑施工中使用假冒商品行为的定性问题。由于侵权商品在建筑施工阶段被直接使用，或成为从物，或因添附成为其他物的一部分，后续随着建筑工程一并交付，不再以独立商品的形式回归流通领域，故如何认定“知假用假”的行为性质是案件审理的难点之一。

从交易定性上来说，使用与销售的根本区别在于商品是否退出流通领域：消费者在购买到商品后通过对商品的使用，发挥商品的使用价值，此时商品退出流通领域，属于商品使用行为；经销商在进货后又进行转卖，发挥商品的交换价值，使商品继续在市场流转，则属于商品销售行为。

在该案所涉建筑工程施工或其他加工承揽的经营模式下，作为发包方的开发商和作为承包方的施工方之间属于概括的销售关系，施工方在施工过程中直接或添附使用侵权商品的行为都是为了完成最终成果予以交付，即便在该阶段侵权商品发生了物理形态的变化或因施工成为其他物的一部分，其仍处于市场流通领域，故符合销售行为的特征。

二、商标侵权民事诉讼赔偿金额的认定

该案中，建材公司系在装修公司被行政查处后，就相同侵权行为另行提起的民事侵权损害赔偿之诉。根据我国相关法律规定，对侵犯注册商标专用权的行为，权利人既有权申请行政查处，也有权提起商标侵权民事诉讼，前者维护的是稳定的商标市场秩序，后者保护的是商标权利人合法私权。因此，侵权人因同一行为应当承担行政责任的，不影响其依法应承担的民事侵权责任。

司法实践中，对于已由行政部门处理的商标侵权案件，人民法院仍应就当事人争议事实进行全面审查，故民事侵权赔偿数额的认定不必然以行政处罚所依据的事实及罚款金额为基础。

该案中，装修公司虽已因侵权行为共支付行政罚款24万元，但经人民法院审理查明，装修公司承建的多处施工项目被行政查处，侵权影响范围较广，且在行政调查时甚至在行政处罚后，其他工地仍旧在持续发生侵权行为。而且，部分项目中开发商指定使用“伟伯”品牌的建材商品，装修公司作为多年从事建筑装修工程的专业施工单位，仍低价购进侵权商品并实际用于装修，主观上具有过错。综合考量上述因素，人民法院酌定装修公司赔偿建材公司经济损失及合理费用共计50万元。

【相关法条】

一、《中华人民共和国民法典》

第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：

……

（八）赔偿损失；

……

（十）消除影响，恢复名誉；

……

本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

二、《中华人民共和国商标法》

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

……

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

……

第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

……

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

……

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》　　

第四条  ……

在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

第十六条 权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第六十三条第三款的规定确定赔偿数额。

人民法院在适用商标法第六十三条第三款规定确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，侵权人的主观过错程度，商标的声誉及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……　

第十七条 商标法第六十三条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。　　

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

——来源：2024年1月24日，上海法院网